外资企业在华知识产权保护战略及权利保护

根据《中华人民共和国外商投资法》第二条的规定：“外商投资企业，是指全部或者部分由外国投资者投资，依照中国法律在中国境内经登记注册设立的企业。” 由于涉及到外国投资者，外资企业虽然是在我国境内设立的具有独立法人资格的中国企业，却不可避免要受到其国外投资者，一般是其海外母公司，的控制和影响。国内和国外两个运营主体对知识产权布局和保护方面如何分工配合是外资企业需要格外注意的问题。本文试就二元体系下知识产权归属、风险防范和维权运营策略进行探讨。

       一．二元主体面临的知识产权布局策略：权利归属和使用

外国投资者在中国投资设立外资企业作为运营实体，在中国从事生产经营活动，其目的在于实现自身拥有的知识产权和规模经济等优势，通过占据产品生命周期对外投资，以降低生产经营成本，绕过非关税壁垒和高关税壁垒，分享中国经济高速发展的机遇和利益。因此，知识产权成为外资企业盈利与否的生命线。知识产权申请、保护和运营需要统一的战略布局，既有外国投资者自有知识产权的布局和运营问题，也会面临外资企业在生产经营活动中所产生的知识产权归属和布局问题，有行政监管问题，也有内部协调分工的问题，很多都是单一主体在知识产权布局和保护方面不会涉及到的，因此，需要格外注意。

（一）知识产权许可使用-当心许可变转让

外国投资者在中国境内设立外资企业进行生产经营活动，要确定如何在投资者和境内企业之间配置知识产权。以下图表列出了几种常见配置的方式和优缺点：

上述三种知识产权分工配置方式在实务中企业均有采用，但是通常跨国公司更倾向于拥有知识产权全球统一布局、申请的主导权，成为知识产权的权利主体，境内公司的创新成果也通过协议由海外母公司享有所有权，由海外母公司通过许可使用协议授权所投资的境内企业使用其知识产权，而很少在设立外资企业时将知识产权作为投资；在知识产权维权方面由境内企业负责或者配合，也有国外母公司主导的情况。这种申请和维权的分工布局可以使海外母公司对境内企业具有很高的控制权，对于投资安全非常重要。

在采取知识产权许可使用授权模式时，投资者需要格外注意授权许可协议和实际履行状况的统一，既要注重形式要件，也要保留实质要件的证据。特别是涉及中外合资企业股权变动等情况时。最高人民法院所发布的2020年度知识产权保护十大案例之一，红牛维他命饮料有限公司与天丝医药保健有限公司商标权权属纠纷案（（2020）最高法民终394号）就涉及到外国投资人与境内公司在商标许可使用过程中可能产生的风险。

      【案例】1995年11月10日, 天丝医药保健有限公司（以下简称泰国天丝公司）与案外人签订合资合同，约定成立合资公司，即红牛维他命饮料有限公司（以下简称红牛公司），合同约定，泰国天丝公司为红牛公司提供产品配方、工艺技术、商标和后续改进技术，并约定红牛公司产品使用的商标是该公司的资产。1998年,红牛公司发生股权变更，再次签订合同，约定天丝医药公司提供红牛饮料公司的产品配方、工艺技术、商标和后续改进技术等。1998年红牛饮料公司搬迁至北京市怀柔区,并吸收合并了北京红牛饮料有限公司,同时进行了股东变更。2002年,红牛饮料公司的股东再次发生变更,天丝公司将其所持有股份进行了转让。

    其后，泰国天丝公司与红牛公司先后就红牛系列商标签订多份商标许可使用合同，红牛公司支付了许可使用费。红牛公司针对“红牛”系列商标的产品，进行了大量市场推广和广告投入。红牛公司和泰国天丝公司均对“红牛”系列商标进行过维权及诉讼事宜。后红牛公司向北京市高级人民法院提起诉讼，请求确认其单独享有或共同享有“红牛”商标权，并判令泰国天丝公司支付广告宣传费用 37.53亿元。北京市高级人民法院判决驳回红牛公司的全部诉讼请求。红牛公司不服，上诉至最高人民法院。最高人民法院二审认为，原始取得与继受取得是获得注册商标专用权的两种方式。判断是否构成继受取得，应当审查当事人之间是否就权属变更、使用期限、使用性质等做出了明确约定，并根据当事人的真实意思表示及实际履行情况综合判断。在许可使用关系中，被许可人使用并宣传商标，或维护被许可使用商标声誉的行为，均不能当然地成为获得商标权的事实基础。最高人民法院遂终审判决驳回上诉、维持原判。

  【分析】在本案中，由于合资合同对于商标权是否作为合资企业资产的约定有瑕疵，导致对合同条款的理解出现争议，又由于商标权利人退出了合资企业，失去了对合资企业的控制，许可协议到期后，合资企业为了继续使用“红牛”商标进行经营，提出了商标权属争议诉讼。法院从合资合同中是否约定商标作为知识产权出资，是否评估作价并转移所有权，合资公司成立后各方是否对出资有异议，以及多次签订商标许可使用协议及协议履行情况，合资公司在其它法院提起与天丝公司商标使用权争议，红牛公司将其它注册的“红牛”商标转让给天丝公司等情况综合判断，认为商标所有权应当归天丝公司所有。

    知识产权授权通常均有使用期限限制，授权期限届满后，如果达不成新的授权协议，被许可使用人就无权再使用相应的知识产权，面临辛辛苦苦建立的市场份额的丧失，因此在获得授权时需要计算获利所需要的时间，争取获得尽可能长的授权期限，而权利人在进行知识产权许可授权时对于授权条款必须约定清楚明晰无异议，更建议通过在国家知识产权局进行商标许可使用合同备案和专利权许可使用合同备案的方式，达到将许可使用关系公示的目的，加强证据效力。

   （二）外资企业在国内研发的技术成果归属问题

外资企业，特别是跨国公司在国内设立的研发中心，雇佣中国员工，在中国境内进行技术研发，所产生的技术成果应当属于谁，应当由谁来申请专利，这是很多外资企业都会遇到的问题。从全球统一布局和申请方面考虑，外资企业的国外母公司倾向于所有研发成果归属于母公司，由母公司进行全球专利申请和布局。这就不可避免涉及到技术转移问题。

根据《中华人民共和国技术进出口管理条例》第二条的规定：“技术出口指从中华人民共和国境内向中华人民共和国境外，通过贸易、投资或者经济技术合作的方式转移技术的行为。”在《技术进出口管理条例》下，技术转移行为的定义非常广泛，包括专利权转让、专利申请权转让、专利实施许可、技术秘密转让、技术服务和其他方式的技术转移。相应地，《专利法》也规定了专利或专利申请权转让要遵守相关的行政管理规定，《专利法》第十条规定：“中国单位或者个人向外国人、外国企业或者外国其他组织转让专利申请权或者专利权的，应当依照有关法律、行政法规的规定办理手续。”

很多外资企业与其国外母公司通过签订“委托开发合同”或者“技术开发合同”的方式，约定将外资企业研发的技术成果归属于母公司，母公司以发明创造所有权人身份进行专利申请布局。这种做法虽然回避了不同主体之间专利转让的问题，但是仍然无法绕开利用提供技术服务方式实现跨境技术出口的问题。然而，我们又很少听到有公司因为未取得技术出口许可而受到处罚的报道，这又是为什么呢？

首先，《技术进出口管理条例》将技术出口分为三个大类：即自由出口技术、限制出口技术和禁止出口技术。对于自由出口的技术实行合同登记管理，技术出口经营者应当向省级商务主管部门申请办理合同登记手续，但登记并非合同生效的条件。限制出口的技术实行许可证管理，凡出口中国限制出口的技术的，应履行出口许可手续。而禁止出口技术不得以任何方式出口，因此无需办理审批手续。经营者办理许可手续或登记的目的，是为了办理外汇、银行、税务、海关等相关手续。大部分在中国的外资研发中心都是通过成本加成的财务安排由其海外母公司支持的，没有外汇、海关等特殊要求；

其次，外资企业的投资领域所涉及的技术大多数属于自由进出口技术，自由出口技术的合同登记并非强制要求，不影响合同的效力，也没有违反的罚则，因此实践中并没有严格执行登记要求的动力。加上中国长期鼓励跨国公司在华设立外资研发中心，特别是在进一步扩大开放的环境下，需要做到鼓励外资和控制出口的平衡，履行非强制转让技术的承诺，在执法时会比较慎重。

针对境外对于中国强制技术转让的指责和担心，2019年中国对《技术进出口管理条例》进行了修订，并颁布了《外商投资法》，该法第二十二条二款规定：“国家鼓励在外商投资过程中基于自愿原则和商业规则开展技术合作。技术合作的条件由投资各方遵循公平原则平等协商确定。行政机关及其工作人员不得利用行政手段强制转让技术。”因此，国外投资者与外资企业就委托研发成果归属通过合同约定解决，《民法典》中“技术合同”章对于技术成果的归属也是采取约定优先的原则，自由出口技术因为合同登记并非生效要件，故不会引发争议，但是对于限制出口技术则需要慎重，为配合技术进出口行政管理，中国制定了《禁止出口限制出口技术目录》（“《出口技术目录》”），并根据形势对该目录进行修订，外资企业需要根据自身经营情况，加强对可能涉及《出口技术目录》中技术的项目的内部审查;并考虑向中国政府就有关公司及其海外母公司之间的技术所有权和共享问题征询意见，做好出口管制合规管理。

二、        外资企业知识产权布局策略的要点

（一）不同类型企业知识产权布局的侧重点不同，布局要讲究层次。

知识产权布局并无固定统一的模式，企业需要根据所处行业竞争特点、市场竞争地位、自身拥有资源、运营环境等角度出发开展知识产权布局配置工作。因此，要区别不同企业的特点制定有针对性的知识产权布局策略：

对于生产型企业，保护在市场领先一步的技术优势是企业知识产权工作的重点，应当首先考虑采取技术秘密和专利、软件著作权等综合保护措施，其中，在企业内部建立完备的商业秘密保护体系是外资企业最重要的工作，包括对员工进行保密义务教育培训，与技术研发人员签订保密协议或者竞业限制协议，设立商业秘密等级和涉密人员范围、权限，标注保密标志，建立物理保密措施，电子邮件管理规范，技术资料保管浏览和复制管理措施等，外资企业与其海外母公司也需要签署保密协议，以建立保密措施联系链，提供同等程度的商业秘密保护措施。

在专利布局上，企业可以考虑围绕核心产品及时申请专利，如果发明点涉及产品结构和连接关系，可同时申请发明专利和实用新型专利，利用实用新型专利及早获得授权保护，而发明专利经过实质审查最终授权后，通过选择发明专利获得更长的保护时效；对于核心专利中可分离的技术，或者为了配合实施核心专利而产生的新的创新点，也需要及时申请专利保护。

专利申请时不能忽视实用新型和外观设计的保护功能，很多公司愿意申请创造性较高的发明专利，而忽视了实用新型专利和外观设计专利，在实践中遇到了很多问题，出现了保护漏洞。比如，捷豹路虎公司在向中国市场推出其“揽胜极光”车型时，就没有及时申请车型外观设计专利权，在广州国际车展上展出十一个月后才申请外观设计专利，因为缺乏新颖性而被宣告专利权无效。后期捷豹路虎公司在维权过程中遇到了重重困难。

对于以销售为主的外资企业需要侧重于商业标识的保护，特别是商标体系的建立和维护，不仅要在经营商品上注册商标，也要在相关商品类别包括服务类别上申请注册商标，包括防御性商标。需要注意的是，销售型企业从营销角度出发，经常推出新的品牌，这就需要在启动市场推广计划之前提前进行商标申请布局，虽然目前国家知识产权局承诺将商标申请初步审查的期限压缩到四个月内，但是由于已有商标量巨大，新申请商标被驳回的几率很高，申请和市场推广配合的难度很大，一旦在核心商品或服务上的商标申请被驳回，就可能使市场推广活动陷入困境，因此，新商标申请前最好委托专业商业代理机构进行商标检索，了解在先申请商标情况，分析判断商标申请被驳回的可能性，做好后续补救预案。

（二）新产品侧重于创设权利，老产品注重知名度

专利保护由于有新颖性的要求，如果发明创造或者外观设计已经公开，又不在法定的新颖性宽限期内，或者不能要求优先权，就无法获得专利权保护，故新产品产生后及时申请专利保护非常重要。对于已经进入市场多年的明星产品，专利保护期限已经届满，就要考虑利用产品多年形成的市场知名度，对具有独特标识性的外观寻求反不正当竞争法中的有一定影响的商品名称、包装、装潢的保护，或者借助《著作权法》对实用艺术作品的保护，来延续产品生命周期，实践中，已经有相关案例支持，如宁波微亚达制笔有限公司与上海中韩晨光文具制造有限公司擅自使用知名商品特有名称、包装、装潢纠纷案（（2008）沪高民三(知)终字第100号）涉及笔的外观结构是否构成形状构造类装潢,以及埃内西公司与卡拉尔公司等侵害作品复制权、发行权、信息网络传播权纠纷案（广东省高级人民法院（2019）粤民终1665号）涉及到酒瓶瓶身形状是否属于实用艺术作品。

   （三）知识产权维权分工

    海外知识产权权利人由于位置和市场差异关系在发现侵权线索方面明显不具有优势，因此必须依靠境内经营的外资企业。知识产权侵权行为直接侵占了境内企业市场份额，境内企业对于打击侵权行为非常积极。在早期阶段，知识产权维权的主导权由海外母公司把控，相应地出现了很多问题：

1. 反应迟缓。发现侵权线索后及时采取行动是维权成功的关键，但是，由于海外母公司位于境外，获得侵权情报、了解法律背景、联系当地律师、作出决策再采取行动通常需要花费较长时间，而侵权行为可能稍纵即逝，如展会知识产权维权，由于展会时间有限，从发现到采取行动时展会可能已经结束，侵权展品已经撤展。

2. 法律手续繁琐。我国法律对于域外权利人授权国内律师采取法律行动的委托手续要求办理公证认证，不仅法院要求公认证文件，甚至有些行政执法机关也要求提供公认证文件，维权成本很高。

3. 沟通成本高。海外母公司的法务人员不了解中国法律，与中国律师的沟通不仅需要了解案情，还需要理解中国法律，且只能与能够办理涉外业务的律师交流，沟通成本很高，势必使维权成本居高不下。

4. 对知识产权侵权利益相关性最强、维权意愿最强烈的是境内的外资企业，如果一切维权行动都由海外母公司主导的话，就会产生收益和成本偏离的现象，不论侵权行为大小，境内企业都要求海外公司来处理，抓不住重点，不能采用性价比最高的维权措施。

为了解决这一问题，如果知识产权侵权案件较多，本土维权行动一般可以授权境内的外资企业负责，维权费用计入外资企业成本，海外公司给予相应的费用奖励，通过责任与利益挂钩，调动外资企业维权积极性。但是为了实现知识产权运营保护统一性，外资企业的法务或知识产权负责人很多由海外母公司控制和管理，服从和服务于母公司的全球利益，这是母公司在组织人事方面加强把控的关键一步。

（四）附随知识产权布局问题

外资企业在本土化运营过程中，不可避免会产生本土化特色的知识产权，例如，与外文商标相对应的中文商标，商品的特有的包装装潢等，为了适应本土消费者识别和市场营销目的，很多外文商标都有个本土化的过程，通常由外资企业选择和设计与外文商标相对应的中文商标，在经营活动中进行使用，在这个过程中沟通和处理是非常重要的，如果商标申请注册的主导权是由海外母公司控制，必须及时与海外母公司法务部门沟通，请求及时申请注册中文商标，避免出现沟通失误导致权利丧失。中文商标一旦投入市场而没有及时申请注册，就会被商标抢注者趁虚而入，在与商品相关的类别上注册，导致企业已经投入的商标宣传推广费用损失。

商标中文名称的形成有时并非出于企业自身原因，而是由于媒体报道或市场流通中约定俗称的，例如，辉瑞有限公司最著名的治疗男性勃起功能障碍的药物“VIAGRA”,中文媒体在宣传报道时普遍将其英文名称翻译为“伟哥”，但是辉瑞公司在中国并没有及时申请“伟哥”中文商标，而被第三方抢注。辉瑞公司后来虽然在辉瑞有限公司、辉瑞制药有限公司与江苏联环药业股份有限公司等不正当竞争、侵犯未注册驰名商标权纠纷一案（最高人民法院（2009）民申字第312号民事裁定书）中主张“伟哥”是“VIAGRA(万艾可)”产品的未注册驰名商标，但是法院认定，由于辉瑞制药公司明确声明“万艾可”为其正式商品名，并承认其在中国内地未使用过“伟哥”商标，虽然媒体在宣传中将“VIAGRA”称为“伟哥”，但辉瑞公司并无将其用作商标的意思和行为，故不能主张未注册商标权利。

另一个可能与商标使用附随产生的权利是商品的包装装潢的权利，通过长期使用为公众为熟悉的能够起到辨识商品来源作用的包装装潢，形成了区别与商标的独特权利，由于包装装潢设计和使用主体常常是境内企业，如果合同没有对与商标共同使用的包装装潢权利进行约定，很可能产生争议。在广东加多宝饮料食品有限公司（简称加多宝公司）与被上诉人广州王老吉大健康产业有限公司（简称大健康公司）、广州医药集团有限公司（简称广药集团）擅自使用知名商品特有包装装潢纠纷案（最高人民法院（2015）民三终字第2号）中，广药集团与加多宝公司在王老吉商标许可使用合同中并没有对涉案王老吉红罐凉茶的包装装潢权益归属作出明确的约定，双方当事人均主张其对涉案王老吉红罐凉茶的特有包装装潢享有权利。最高人民法院认为，结合红罐王老吉凉茶的历史发展过程、双方的合作背景、消费者的认知及公平原则的考量，因广药集团及其前身、加多宝公司及其关联企业，均对涉案包装装潢权益的形成、发展和商誉建树，各自发挥了积极的作用，将涉案包装装潢权益完全判归一方所有，均会导致显失公平的结果，并可能损及社会公众利益。因此，涉案知名商品特有包装装潢权益，在遵循诚实信用原则和尊重消费者认知并不损害他人合法权益的前提下，可由广药集团与加多宝公司共同享有。

因此，在配置知识产权时，权利人需要格外注意对由于知识产权使用而可能附随产生的其它权利进行约定，以免发生不必要的纠纷。

三、        外资企业在华知识产权保护策略

对于知识产权的保护，我们建议由境内的外资企业起主导作用，由于境内企业距离市场最近，对行业动态的了解和获取情报的能力、反应速度和协调能力都略胜一筹，维权效果会更好，重要的是做好与海外母公司的协调沟通：

1. 外资企业法务部要建立完备的在华知识产权权利资料库，保管好相关权利证明文件、注意权利有效期限，需要续展的及时提醒续展；

2. 海外母公司可以给予境内企业经过公证认证的知识产权维权授权书，授权书应许可境内企业委托律师开展知识产权维权行动；

3. 与境内企业签署的知识产权许可使用合同报国家知识产权局办理备案公示；

4.      对于涉及诉讼的案件，及时与海外母公司沟通协调。

在知识产权维权手段方面，除了传统的法院诉讼外，外资企业还可以考虑以下替代手段：

1.民间自治维权机制

由于国际压力，中国的网络销售平台都建立了完备的侵权投诉处理机制，如阿里巴巴设立专门的知识产权保护平台，接收和处理知识产权侵权投诉，特别是其中的打假联盟，为国外品牌提供主动防控服务，外资企业可以利用这样的平台及时迅速处理网络知识产权侵权问题。

另外一个自治维权体制是展会知识产权维权，权利人在展会上通过与侵权人交涉，向展会组织方和展会知识产权办公室投诉，迫使侵权人撤销侵权商品的展出，效果也是很明显的。

2.利用中国特有的行政执法体系

 行政执法是中国特有的知识产权执法体系，目前所有的知识产权侵权行为均可以通过行政机关给予行政处理：市场监督管理局负责涉及商标侵权、商业秘密侵权、不正当竞争行为、专利侵权的行政执法；版权局负责涉及著作权侵权的行政执法。行政执法已经实现了与刑事执法的无缝对接，对于达到刑事立案标准的案件，行政机关将会移送公安机关处理，从而大大降低了权利人的维权成本。

 如果发现侵权产品出口，抢占企业海外市场的，可以通过办理知识产权海关备案的手段，借助海关稽查的力量，查获侵权产品，堵住侵权品出口的漏洞。但是，商标权海关备案的效果比较明显，专利权备案效果还不太明显。

3.利用刑法保护知识产权

刑事制裁是对知识产权侵权行为最严厉的制裁手段，随着我国不断加大对知识产权侵权的处罚力度，减低刑事立案门槛，提高刑事处罚强度，对知识产权侵权起到了巨大的威慑作用。2020年12月《刑法修正案（十一）》对知识产权犯罪条款做了修改，取消了拘役、管制，相当于对犯罪嫌疑人的刑罚最低点提高到了六个月以上有期徒刑，加上罚金刑，从人身和财产上对侵权人震慑力度不断加大。

   4.建立知识产权侵权监控、取证、行动体系

   外资企业自身知识产权保护的力量毕竟有限，对于假冒侵权严重的领域，可以借助外部的专业的调查机构、律所等力量，建立起从侵权线索发现、取证直至行动的网络，有些假冒商品严重的领域，如种子、化肥、农药，已经有专门的打假团队，这些都是可以利用的外部力量。

   外资企业由于相对技术领先，品牌具有号召力，很容易成为侵权的目标，因此，知识产权保护应当要从布局开始，通过建立相对完备的保护和运营体系，更好地为企业在中国市场的长远发展服务。